Markenschutz in den USA

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind weltweit der umsatzstärkste Handelspartner im deutschen Außenhandel. Nicht zuletzt deshalb ist der Markenschutz in den USA für deutsche Unternehmen höchst interessant.


Quelle: Statistisches Bundesamt 2018

Der einfachste Weg die eigene Marke für die USA zu internationalisieren ist das Madrider Markensystem der WIPO (World Intellectual Property Organization). Voraussetzung für Registrierung einer sogenannten IR-Marke ist allerdings eine eingetragene Heimatmarke. Für deutsche Unternehmen ist dies im Normalfall die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Marke oder eine europaweit gültige Unionsmarke.

Was kostet der Markenschutz in den USA?

Folgende Kosten fallen bei der Anmeldung einer IR-Marke für die USA an:

Beispielrechnung für eine deutsche Wortmarke in 3 Nizzaklassen
– Anmeldegebühren der WIPO: 1817 CHF (je nach Tageskurs etwa 1550 EUR)
– Amtliche Gebühren des Heimatamtes (hier DPMA): 180.- EUR
– Bankgebühren: ca. 35 EUR
– Anwaltshonorar: 599.- EUR netto

Optionale Kosten für eine Marlen- und Firmennamenrecherche USA
Markenrecherche (US Federal, US State und WIPO): 349 EUR netto
Firmennamrecherche USA: 299.- EUR netto

Selbstverständlich kann man im Zuge einer IR-Markenanmeldung auch mehrere Staaten für den Markenschutz auswählen. Aktuell stehen hierfür über 100 Mitglieder weltweit zur Auswahl.

Bestehende IR-Marken lassen sich zu günstigeren Gebühren um zusätzliche Staaten erweitern.
Sie haben Fragen zur Anmeldung einer IR-Marke oder möchten sich die Kosten für ein konkretes Staatenportfolio kalkulieren lassen? Sprechen Sie uns gerne telefonisch auf Ihr Anliegen an oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

WIPO: Beitritt Indonesiens zum PMMA

Als 100. Mitglied ist Indonesien dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken beigetreten. In Kraft tritt das Protokoll am 02.01.2018. Künftig ist es damit möglich, den Schutz einer deutschen Marke oder Unionsmarke auf Indonesien im Wege der internationalen Registrierung zu erweitern. Pressemitteilung der WIPO.

WIPO: Statistik zu Markenanmeldungen 2016

WIPODie WIPO hat die Statistiken zu den Markenanmeldungen nach dem Madrider System (internationale Registrierung) für das Jahr 2016 veröffentlicht. Gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl der Anmeldungen um 7,2 % auf 52.550 gestiegen.

7.741 Anmeldungen stammen aus den USA, 7.551 aus Deutschland, gefolgt von 4.132 aus Frankreich und 3.200 aus China. Mit 150 Anmeldungen stellt L’Oréal den stärksten Anmelder dar, Platz 2 nimmt die britische Glaxo Group (141) vor BMW (117) und Lidl (112) ein.

Quelle: Pressemitteilung der WIPO vom 15.03.2017

Trump, der weltweite Handel und die Auswirkungen auf den Markenschutz

Seit einer Woche ist die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump im Amt, und die ersten präsidialen Erlasse sind öffentlichkeitswirksam unterzeichnet. Sollte Trump an seinen im Wahlkampf propagierten Standpunkten festhalten, so würden diese protektionistischen Tendenzen enorme Auswirkungen auf den weltweiten Handel haben. Speziell für Nationen mit hohem Exportüberschuss im US-Handel könnten die Bedingungen schwerer werden. Neben Kanada, China, Japan und Mexiko zählt aktuell auch Deutschland zu diesen Staaten.

Unabhängig davon, ob und wann es tatsächlich zu Handelserschwernissen kommt, macht heute schon der vorausschauende Blick auf alternative Absatzmärkte Sinn.

Basis für erfolgreiche Handelsbeziehungen ist ein rechtssicherer Markenschutz in den Absatzländern. Dank der Mitgliedschaft im Madrider Markensystem kann der Inhaber einer beim Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Europäischen Markenamt registrierten Marke seinen Markenschutz in einer beliebigen Auswahl von 98 Staaten ausdehnen.

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WIPO: Markenanmeldungen 2015

wipo+2015 Die World Intellectual Property Organization hat eine
Infografik für die Anmeldungen einer internationalen Registrierung 2015 veröffentlicht. Danach wurden im Jahr 2015 49.273 Anmeldungen bei der WIPO eingereicht. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Veränderung von + 2,9 %.

Die meisten Anmeldungen stammen aus den USA und Deutschland. Die aktivsten Markenanmelder sind Novartis, Lidl, L’Oreal und Philips.

Die Top Klassen sind Klasse 9 (Elektrische Apparate und Instrumente), Klasse 35 (Werbung, Geschäftsführung) und Klasse 42 (technologische und wissenschaftliche Dienstleistungen).

Infografik: Marken 2015
Quelle: WIPO

San Marino: Markeninhaber müssen Steuern zahlen

Blick_von_san_marino Die älteste Republik der Welt ist seit 1960 Mitglied des Madrider Systems. Für Ausländer stellt die Anmeldung einer internationalen Registrierung der einfachste Weg dar, Markenschutz in San Marino zu erlangen. Der Staat ist kein Mitglied der EU, so dass die Gemeinschaftsmarke hier keine Gültigkeit besitzt.

Wie das Markenamt verkündete, müssen ausländische Markeninhaber in San Marino nunmehr Steuern zahlen:

The owners of European patents and international trademarks that want to protect their inventions or trademarks in the Republic of San Marino are required to pay national taxes in San Marino

All applicants originating from countries other than Italy, that require industrial property rights through the international systems (WIPO and EPO), are required to make a deposit in each of the two countries, by paying the taxes both in San Marino and in Italy

Quelle: USBM Press Release

WIPO: Japan und das Madrider System

WIPODie WIPO schildert im sehr umfangreichen Madrid Experience Sharing Report den Weg Japans zum Beitritt zum Madrider System im Jahr 2000 sowie die Auswirkungen des Beitritts, das Pro und Kontra sowie die Lektionen, die in der Wirtschaft und der Politik daraus gelernt wurden.

Auszugsweise werden die Befragungen der Unternehmen vorgestellt. Am Beispiel der Hoya Corporation, einem der weltgrößten Produzenten von Spezialgläsern, werden die Vorteile des Systems dargelegt. So sei es durch das Madrider System nicht mehr notwendig, einzelne nationale Marken in Dutzenden Ländern anzumelden, sich um lokale Vertreter zu bemühen, einzelne Gebühren zu zahlen oder sich um einzelne Verlängerungsfristen zu kümmern.

WIPO: Madrid Experience Sharing Report: Japan’s Experience in Joining and Using the Madrid System

WIPO: Beitritt der OAPI zum PMMA

WIPODie Afrikanische Organisation für geistiges Eigentum (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, OAPI) wird das 93. Mitglied des Madrider Systems. Ab dem 05.03.2015 kann mit der Anmeldung einer internationalen Registrierung die OAPI benannt werden.

Mitglieder der OAPI sind Äquatorialguinea, Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Gabun, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Republik Kongo, Mali, Mauretanien, Niger, Senegal, Togo, Tschad und Zentralafrikanische Republik. Markenrechtlich sind diese Staaten unter der OAPI zusammengefasst und besitzen ein gemeinsames Markenrecht. Es ist nicht möglich, lediglich nationalen Markenschutz in einzelnen Mitgliedsstaaten zu erlangen.

Der Benutzungsnachweis in den USA

Anders als bei der deutschen Marke oder Gemeinschaftsmarke, die zwar beide dem Benutzungszwang unterliegen und auf Antrag wegen Nichtbenutzung gelöscht werden können, muss der Markenanmelder bzw. Markeninhaber in den USA aktiv die Benutzung der Marke nachweisen, um den Markenschutz zu erlangen bzw. aufrecht zu halten.

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Vorteile einer EU-Markenanmeldung beim HABM gegenüber einer IR-Markenanmeldung bei der WIPO

EU-Markenanmeldungen liegen bekanntlich im Trend. Aber warum melden insbesondere deutsche Kanzleien lieber EU-Marken an, anstatt auf die eigentlich präzisere IR-Marke auszuweichen?

Häufig benötigen die Markenanmelder gar nicht Schutz in allen EU-Staaten, sondern nur in Einzelstaaten innerhalb der EU.

Die Gründe liegen im formalen Bereich versteckt. Das EU-Anmeldeverfahren ist nämlich formal erheblich einfacher und in der Anmeldeprozedur deutlich weniger umfangreich als die Anmeldung einer IR-Marke.

Weiterlesen „Vorteile einer EU-Markenanmeldung beim HABM gegenüber einer IR-Markenanmeldung bei der WIPO“

WIPO stellt Madrid Express ein

Zum 31.12.2010 wird die World Intellectual Property Organization die „Madrid Express“ Datenbank einstellen. Die „Madrid Express“ Datenbank enthält sämtliche angemeldeten und registrierten internationalen Registrierungen.

Um sich künftig über den Registerstand einer internationalen Registrierung zu informieren, kann der Nutzer auf die bereits seit April 2010 betriebene Datenbank „ROMARIN“ ausweichen. „ROMARIN“ bietet denselben Umfang wie „Madrid Express“.

ROMARIN: http://www.wipo.int/romarin/

Es gibt für alles eine passende Anwendung

macnews.de berichtet, dass Apple am 4. Dezember 2009 den Slogan „THERE’S AN APP FOR THAT“ beim United States Patent and Trademark Office als Marke angemeldet hat. Mit diesem Slogan wirbt Apple für den App Store. Für den Slogan wird Schutz in den Klassen 09, 35, 38 und 42 begehrt.

Darüber hinaus versucht Apple den Schutzbereich der US-Marke im Wege der internationalen Registrierung auf die Vertragsstaaten Australien, China, Europäische Union und Singapur zu erweitern, wobei die Anmeldung in Singapur vollständig zurückgewiesen wurde.

Update: DPMA offline 12.02. bis 17.02.2010

Update zur Meldung vom 08.02.2010:

In der Zeit vom 12. bis 17. Februar 2010 werden im Markenbereich des Deutschen Patent- und Markenamts abschließende Arbeiten zur Integration der Verfahren zu Internationalen Registrierungen in das interne DV-System DPMAmarken durchgeführt.

In dieser Zeit kann mit dem DV-System nicht gearbeitet werden.

DPMAregister steht uneingeschränkt zur Verfügung, jedoch kommen zwischen dem 12. und 22. Februar 2010 keine neuen Informationen hinzu.

Quelle: DPMA

Umwandlung der Internationalen Registrierung

Einen kurzen Einstieg in das Madrider System (Internationale Registrierung) bietet unser Artikel vom 23.03.2009.

Der gestrige Artikel befasste sich mit der Abhängigkeit der Internationalen Registrierung von der Basismarke (Akzessorietät). Heute geht es um die Umwandlung einer Internationalen Registrierung in eine nationale Marke (Transformation).

Gemäß Artikel 9 quinquies PMMA kann eine im Rahmen des Artikels 6 PMMA gelöschte internationale Registrierung in eine nationale Marke umgewandelt werden.

Ein solcher Umwandlungsantrag ist binnen drei Monaten nach Löschung der internationalen Registrierung beim nationalen Markenamt zu stellen. Mit dem Umwandlungsantrag sind die amtlichen Gebühren zu entrichten, die für die jeweilige nationale Markenanmeldung gelten. Dem Antrag ist ferner eine Bescheinigung der WIPO über die frühere internationale Registrierung beizufügen.

Der große Vorteil einer solchen Umwandlung: Die Priorität der nationalen Marke entspricht dann der Priorität der früheren internationalen Registrierung.

Beispiel:

Der Markeninhaber erwirbt auf Basis seiner deutschen Marke eine internationale Registrierung mit Schutzbereich Schweiz, Türkei und USA. Die internationale Registrierung wird am 01.08.2006 eingetragen.

Am 01.08.2009 wird die deutsche Basismarke gelöscht, z.B. weil ihr ältere Rechte entgegen stehen. Aus der Akzessorietät folgt, dass auch die internationale Registrierung gelöscht wird.

Der ehemalige Markeninhaber kann jetzt einen Umwandlungsantrag beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum, beim Türkischen Patentamt und beim United States Patent and Trademark Office stellen und dafür sorgen, dass seine frühere internationale Registrierung in drei nationale Marken umgewandelt wird. Die drei nationalen Marken besitzen nach ihrer Eintragung die Priorität vom 01.08.2006.

Akzessorietät der Internationalen Registrierung

Einen kurzen Einstieg in das Madrider System (Internationale Registrierung) bietet unser Artikel vom 23.03.2009.

Dieser Artikel befasst sich mit der Abhängigheit der Internationalen Registrierung von der Basismarke (Akzessorietät).

Artikel 6 Absatz 2 PMMA lautet

Mit dem Ablauf einer Frist von fünf Jahren vom Zeitpunkt der internationalen Registrierung an wird diese […] von der Basiseintragung unabhängig.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die internationale Registrierung in den ersten fünf Jahren (gerechnet ab dem Datum der Registrierung) von der Basismarke abhängig ist. Sollte die Basismarke gelöscht werden, so erlischt auch die internationale Registrierung. Bei einer Teillöschung erlischt die internationale Registrierung in demselben Umfang wie der Basisschutz.

Für die Akzessorietät ist es unerheblich, aus welchen Gründen der Basisschutz erlischt (Verzicht, Verfall, Nichtigerklärung, Ungültigerklärung, Löschung).

Binnen der ersten fünf Jahre bedarf es daher nur eines Angriffes auf die Basismarke, um die internationale Registrierung zu Fall zu bringen. Wird ein solcher Angriff erfolgreich durchgeführt, ist ein gesonderter Antrag an die WIPO zur Löschung der internationalen Registrierung nicht erforderlich. Das DPMA ersucht die WIPO von Amts wegen um Löschung der internationalen Registrierung.

Nach dem Ablauf von fünf Jahren löst sich die internationale Registrierung von der Basismarke und wird unabhängig, Art. 6 Abs. 2 PMMA, siehe oben.